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共腾视点 | 浅谈商标先用权抗辩

来源:共腾 | 2021-03-29

由于商标的使用并不以注册为前提条件,因此有不少当事人为了节约成本,或者法律意识淡薄,所使用的商标一直没有申请注册。一旦他们的商标“碰巧”被他人注册,很可能将会引发商标侵权的风险。
在商标侵权诉讼中,“先用权”是在先使用人经常使用的抗辩理由,本文将围绕“先用权”的理解和适用进行简要讨论。

相关法条
《商标法》第五十九条第三款规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

成立条件
根据商标法的上述规定,“先用权”的成立应当符合以下条件:

在形式上,应当满足两个“先于”。
第一个“先于”:被控侵权人对商标的使用应当先于注册商标的申请日。很容易理解的,虽然商标的注册申请并不为公众所知,但被控侵权人如果在他人申请注册商标之后才开始使用,则显然不具有正当性,应当在商标初审或注册公告后及时采取避让措施,否则应当承担侵权责任。 第二个“先于”:被控侵权人对商标的使用应当先于商标注册人对商标的使用日。由于商标的使用并不以注册为前提,因此商标注册人有可能在申请日之前就开始使用该商标,当商标注册人提供了相关证据的情况下,主张先用权抗辩的被控侵权人如果不能证明其使用时间更早,则无法排除存在攀附的可能性。

在实质上,使用的商标应当具有“一定影响”。
法律要求在先使用人的商标具有一定影响的目的,在于避免他人为“搭便车”临时抢用尚未申请注册的商标,因此法律一方面不支持以少量的使用构成“先用”,另一方面也不苛求在先使用人的影响需要大于商标注册人。在判断在先使用的商标是否具有一定影响时,需要综合考虑该商标的具体使用行为、持续时间、公众认可程度等因素。

在使用范围上,应当在“原使用范围内”。
所谓“原使用范围”,主要是指商标认知度的地域范围,而不局限于生产规模的范围。如果商标在先使用人能够在一定范围内建立起消费者认同,能够将商标与在先使用人的商品或者服务联系到一起,则在该范围内将拥有继续使用的正当权利。 但是,在原范围内使用的主体仅限于在先使用人,在先使用人原则上不具有对外提供许可的权利。“先用权”是对在先使用人和商标注册人利益的平衡,在尊重商标注册制度的前提下兼顾在先使用人的权利。如果允许在先使用人对第三人提供许可,则可能在短时间内实现经营范围的迅速扩张,一方面容易冲击商标注册人的利益,另一方面这种扩张也极易突破“原使用范围”的限制。

相关案例
案例1:“采芝斋”商标侵权纠纷(2019浙01民终5000号)

案情简介
苏州采芝斋是“采芝斋”商标的商标权人,该商标申请于2000年。诉讼发生后,杭州采芝斋提出先用权抗辩。 根据双方在案证据,苏州采芝斋对糕点类产品的经营最早可以追溯到1988年,而根据杭州采芝斋提供的证据,1962年8月30日《浙江日报》就对杭州采芝斋生产月饼进行了宣传报道,早于苏州采芝斋在糕点商品上使用“采芝斋”标识的时间。
法院观点

  1. 杭州采芝斋的先用权抗辩成立,有权在原使用范围内继续使用“采芝斋”商标,但需要附加“杭州采芝斋”的区别性标识。
  2. 杭州采芝斋能够在杭州地域范围内继续使用“采芝斋”商标,具体品类、门店数量等经营规模不受限制。
  3. 对于杭州采芝斋授权许可第三方使用“采芝斋”商标的行为应当予以限制。

案例2:“臻味”商标侵权纠纷(2019京73民终1177号)

案情简介
吕礼臻是“臻味”商标的商标权人,该商标申请于2010年。吕礼臻向臻味号茶业公司、臻味号茶厂(下称“臻味号”)发起商标侵权诉讼后,“臻味号”提出先用权抗辩。根据双方在案证据,“臻味号”实控人邱明忠于2007年开始生产、销售带有“臻味”商标的茶叶,并于2008年和2009年参加茶业博览会时使用了“臻味”的商标,而吕礼臻则至少在2007年已经使用了案涉商标。
法院观点
“臻味号”虽然于2007年开始生产、销售带有“臻味”商标的茶叶,但现有证据不足以证明其在2007年符合“有一定影响”的要件。并且吕礼臻至少在2007年已经使用了案涉商标,因此先用权抗辩不成立,“臻味号”构成商标侵权。

律师解读
通过上述法条解读和司法判例不难看出,“先用权抗辩”是为具有“一定影响”的商标提供的特殊救济渠道。

从先用时间上看,“先用权”要求绝对的优先,不仅要先于商标申请日,还要先于商标申请人的实际使用日;从先用强度上看,这种“先用”必须达到“一定影响”,并不是存在商标性使用就能够成立;即便最终“先用权”能够成立,也仅限于原使用或影响范围。

因此,“先用权”只是一种迫于无奈的救济渠道,并且非常依赖强有力的证据,及时申请注册才是保护商标权的康庄大道。

本文作者:姚星合伙人律师、刘巧玉合伙人律师


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